Il marchio di fatto e il preuso

Con la Registrazione Ufficiale, il marchio ottiene una tutela rafforzata, basata sulla presunzione assoluta della titolarità dei diritti da essa scaturenti ed automaticamente estesa in tutto il territorio in cui la registrazione è avvenuta (principio della territorialità della Registrazione – scopri di più).

Al contrario, al marchio è riconosciuta una tutela c.d. debole basata su due fattori essenziali che andremo di seguito ad analizzare.

Per prima cosa, è bene specificare la base giuridica di questa forma di tutela e di quello che viene definito c.d.“il marchio di fatto”, ovvero l’art. 2571 c.c., il quale dispone che “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare a farlo, nonostante l’ufficiale registrazione ottenuta da terzi, nei limiti in cui se ne è valso” e l’art. 12 c.p.i. che stabilisce come “i segni diversi dal marchio registrato possono costituire anteriorità invalidanti qualora questi siano noti al mercato e non in ambito strettamente locale”.

È da questo combinato disposto che ricaviamo i due elementi essenziali che costituiscono la base dalla tutela garantita al “marchio di fatto”, cioè il PREUSO e la NOTORIETÀ.

Per “PREUSO” s’intende il diritto riconosciuto a chi utilizza un marchio prima che altri provvedano alla registrazione dello stesso, un utilizzo dimostrabile e comprovabile con caratteri di continuità e organizzazione.

Per dimostrare l’esistenza di un uso anteriore ad un marchio registrato idoneo a far sorgere in capo al pre-utente un diritto esclusivo e a determinare la mancanza di novità del marchio registrato successivamente, non basta un qualsiasi uso anteriore di un segno uguale o simile, ma è necessario un preuso continuo nel tempo e tale da comportare una notorietà intensa e diffusa del segno stesso. In altre parole, non ogni tipo di preuso toglie la novità al marchio posteriormente registrato dal terzo, ma solo il preuso con notorietà generale, mentre il preuso che non importa notorietà o importa notorietà meramente locale non toglie la novità. (Corte d’Appello di Palermo, III Sez. Civ., Sent. 20 dicembre 2011 n. 1655)

Ciò significa, però, che l’onere della prova del PREUSO ricade completamente sul titolare del marchio di fatto.

Ma non è tutto.

Il PREUSO deve dare luogo ad una evidente NOTORIETÀ, cioè la diffusione e riconoscibilità su larga scala in un ambito che non sia strettamente territoriale.

Infatti, la NOTORIETÀ LOCALE assicura, come da citato articolo 2571 c.c. al titolare del marchio di fatto la sola facoltà di continuare ad utilizzare il segno, stabilendo così una sorta di regime di duopolio dei due marchi, circoscritto al territorio di diffusione del marchio di fatto ([…] il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell’ambito dell’uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire, nell’ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato – Cass.Civ., I Sez., Ord. 7 dicembre 2019, n. 34531).

La notorietà su larga scala, invece, può costituire un impedimento alla registrazione ufficiale da parte di terzi (ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, il precedente uso del segno distintivo in ambito ultra-locale priva il marchio del requisito della novità precludendone la registrazione, salvo che la richiesta provenga dal medesimo soggetto che ne abbia fatto precedente uso esclusivo, sicchè ove i preutenti siano due, sia pure in regime di tollerata coesistenza, il preuso ultra-locale dell’altro imprenditore priva il segno della novità impedendo la sua registrazione – Cass. Civ., I Sez., Ord.7 febbraio 2020, n. 2976).

Certo, tracciare i confini della notorietà locale o non è oggi impresa non semplice se si pensa che ormai i mercati di diffusione non sono più soltanto quelli fisici e territoriali, ma si spostano sempre più di frequente in nuovi contesti più “liquidi”, come quello del web, che consentono una espansione senza confini.

Ad oggi, unico strumento per la tutela del MARCHIO DI FATTO è l’azione di nullità avverso il marchio registrato, un’azione che, come abbiamo visto si fonda sui due elementi cardine del preuso e della notorietà, che non sono proprio di semplice dimostrazione ([…] il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, […]. Cass.Civ., I Sez. Ord. 31 maggio 2019, n. 14925).

L’onere della prova, che incombe sul titolare del marchio di fatto, di dimostrare il preuso, infatti, costituisce uno scoglio spesso insuperabile.

Per questo motivo, è sempre meglio procedere con una registrazione ufficiale, assicurandosi ogni diritto per tabulas, e garantendosi una tutela completa e piena, a cui associare lo strumento della ricerca di anteriorità, finalizzata a verificare che la registrazione non vada a ledere diritti di terzi, che siano anch’essi ufficialmente garantiti, o dimostrabili di fatto.